"Markengesetz"

Onlinepraxiskurzkommentar

Das Kennzeichenrecht des geschäftlichen Verkehrs

kommentiert von RA Boris Hoeller (HOELLER Rechtsanwälte)
zu § 49 Markengesetz (Version: 0.23 vom 31. Oktober 2003)

Gesetzestext zu MarkenG § 49:
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EU-Markenrecht
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MarkenG § 49 Verfall
  1. [ K ] [Ds ] Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist [Ds ]. [ K ] Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Löschungsantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. [ K ] Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß Antrag auf Löschung gestellt werden könnte. [ K ] Wird der Antrag auf Löschung nach § 53 Abs. 1 beim Patentamt gestellt [Ds ], so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Patentamt maßgeblich, wenn die Klage auf Löschung nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

  2. [ K ] Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag wegen Verfalls gelöscht,

    1. [ K ] [Ds ] wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;

    2. [ K ] [Ds ] wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder

    3. [ K ] [Ds ] wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

  3. [ K ] [Ds ] Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht.




Kommentar & Anmerkungen

Einführung:
· Die Regelung des § 49 betrifft die Gründe, die für einen Verlust des Markenrechts nach Eintragung in das Register vorgesehen sind, der durch Dritte geltend gemacht werden kann.

Kommentar, Erläuterungen:

§ 49 - K100


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Einführung
· Die EU-Markenrechtsrichtlinie gab dem Gesetzgeber drei Tatbestände vor, bei dessen Vorliegen eine Marke dem 'Verfall' unterliegen soll. MarkenG § 49 hat diese Vorgaben umgesetzt und zusätzlich, d.h. nicht richtliniengebunden, den Verfallsgrund des Verlustes der Markenrechtsfähigkeit (vgl. MarkenG § 7 ) normiert.
· Dem in der Praxis bedeutsamsten Verfallsgrund, der Löschung wegen Nichtbenutzung der eingetragenen Marke, hat der Gesetzgeber einen eigenen Absatz gewidmet. während die übrigen Verfallsgründe in Abs. 2 gelistet sind.
· Die Bestimmungen über das Verfallsverfahren (MarkenG §§ 53, 55) unterliegen keinen europäischen Vorgaben.

§ 49 - K900


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Rechtsfolgen des Verfalls
· Die Rechtsfolgen des Verfalls sind in MarkenG § 52 geregelt. Im Unterschied zur Nichtigkeitslöschung, bei der grundsätzlich fingiert wird, dass die Wirkungen der Marke als von Anfang an nicht eingetreten zu gelten haben ('ex tunc'-Wirkung), so reicht die Nichtigkeitswirkung nur auf den Zeitpunkt zurück, in dem Klage erhoben worden ist.

§ 49 - K940


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IR-Marken
· Die im Ergebnis die gleichen Wirkungen erzielende Schutzentziehung (vgl. MarkenG §§ 115, 124 ) tritt bei im Register eingetragenen internationalregistrierten Marken an die Stelle des Verfahrens das für die nationalen Marken vorgesehen ist.

§ 49 - K1000


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Verfall der eingetragenen Marke wegen Nichtbenutzung
· Wer eine Registermarke nicht funktionsgerecht nutzt, der soll die für die Allgemeinheit beschränkenden Wirkungen, die von der Registermarke ausgehen, nicht länger geltend machen können. Dies ist Ausdruck des Benutzungszwanges für den in den Erwägungsgründen der EU-Markenrechtsrichtlinie folgende Begründung gegeben wird: "Um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, muß verlangt werden, daß eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen ."

§ 49 - K1100


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Grundregel des Verfalls wegen Nichtbenutzung
· Der Verfall einer im Markenregister eingetragenen Marke setzt den Ablauf einer ununterbrochenen fünfjährigen Phase der Nichtbenutzung nach MarkenG § 26 voraus.

§ 49 - K1200


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Einschränkung der Grundregel
· Die Grundregel des Verfalls einer Registermarke nach fünfjähriger Nichtbenutzung erfährt eine Einschränkung durch die Möglichkeit der Heilung der Löschungsreife durch (Wieder-)Aufnahme der rechtserhaltenden Benutzung. Es kommt nicht zu Prioritätsverschiebungen, die zeitweise löschungsreife Marke verbleibt mit ursprünglicher Priorität in Kraft. Dies gilt allerdings nur in den Fällen, in denen die Benutzung der Marke nicht nach dem Zeitpunkt eines Verfallslöschungsantrages augenommen worden ist.

§ 49 - K1300


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Beschränkung der Einschränkung der Grundregel
· Die Möglichkeit der Heilung der Löschungsreife erfährt in S. 3 eine in der Praxis erhebliche Beschränkung.

§ 49 - K1400


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Besonderheiten bei Einleitung des Löschungsverfahrens durch Amtsantrag
· Wählt die das Verfallsverfahren betreibende Partei, das zweistufige Verfahren, also stellt er originär den Amtsantrag und wird diesem Verfallsantrag durch den Markeninhaber widersprochen, so verbleibt es für 3 weitere Monate beim Heilungsausschluss von S. 3.

§ 49 - K2000


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Verfall der eingetragenen Marke aus sonstigen Gründen
· Die sonstigen normierten Verfallsgründe für eine eingetragene Marke, die ein Dritter geltend machen kann, haben zurückhaltendere praktische Bedeutung und dienen vornehmlich als Instrument für die Einzelfallgerechtigkeit.

§ 49 - K2100


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Verfall der eingetragenen Marke wegen Umwandlung zur gebräuchlichen Bezeichung
· Die Verfallsreife wegen einer Entwicklung der Marke zu einem allgemein üblichen Gattungsbegriff setzt voraus, dass zwei Umstände miteinander korrespondieren. Die Umwandlung der Registermarke nach deren Eintragung zu einer im geschäftlichen Verkehr zumindest für bestimmte Waren- oder Dienstleistungen gebräuchlichen Angabe muß auf ein Verhalten des Markeninhabers zurückzuführen sein.
· War die Marke bereits zum Zeitpunkt der Eintragung eine gebräuchliche Bezeichung für die betreffenden Waren/Dienstleistungen, so wäre kein Verfalls-, sondern ein Löschungsgrund gegeben (vgl. MarkenG § 50 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 3 ).

§ 49 - K2110


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Umwandlung zur Gattungsbezeichung
· Die Frage, ob sich eine eingetragene Marke in eine Gattungsbezeichung für bestimmte Waren/Dienstleistungen entwickelt hat, ist anhand der angesprochenen Verkehrsauffassung zu beurteilen.
· Die Ermittlung der Verkehrsauffassung der angesprochenen Verkehrskreise ist differenziert vorzunehmen. Nach der Lebenserfahrung neigen Endverbraucher eher dazu, Marken wie Gattungsbezeichungen zu verwenden. Dies liegt aber im Regelfall daran, dass es sich um eine Marke handelt, die erhöhte Bekanntheitsgrade aufweist. Insolchen Fällen ist die Marke keinesfalls zur Gattungsbezeichung gewandelt, sondern eher Ausdruck einer besonderen Wertschätzung der Marke beim Verbraucher (vgl. hierzu: MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3). Um den Umwandlungsvorgang mithin zu belegen, bedarf daher einer Darlegung, dass die Verwendung der Marke als Gattungsbezeichnung auch bei einem erheblichen Teil der mit den betreffenden Waren/Dienstleistungen im geschäftlichen Umgang stehenden Herstellern und Händlern üblich geworden ist. Ein besonderes Indiz für eine Wandlung ist die Aufnahme der Marke in ein Nachschlagewerk nach Markeneintragung und in der Bedeutung einer Gattungsbezeichung.
· Entfallen nach Eintragung einer Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich deren Voraussetzungen, so begründet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. Der Tatbestand der Verkehrsdurchsetzung ist in § 49 Abs. 2 MarkenG nicht angeführt. Die Vorschrift des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die den Fall einer nachträglichen Umwandlung einer Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen betrifft und dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entspricht, ist wegen der abschließenden Aufzählung in § 49 Abs. 2 MarkenG auf den Fortfall der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht entsprechend anwendbar (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00 - 'kinder' abgedruckt in: WRP 2003, 1431 ).

§ 49 - K2120


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Ursächlichkeit
· Zwischen der Entwicklung eienr Marke nach deren Eintragung zu einer im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichung für bestimmte Waren/Dienstleistungen muß eine kausale Beziehung zu einem Verhalten des Markeninhabers bestehen. Ein hinzutretendes Verschulden des Markeninhabers ist nicht erforderlich.
· Das Verhalten kann in einem Tun, Dulden oder Unterlassen liegen. Verwendet der Markeninhaber seine Marke selber als Gattungsbezeichung, so kann darin die erforderliche Mitursächlichkeit gesehen werden. Ein Unterlassen im Sinne einer Untätigkeit liegt vor, wenn der Markeninhaber nicht dagegen vorgeht, dass Dritte im geschäftlichen Verkehr die Marke als Gattungsbezeichung verwenden. Das rechtliche Instumentarium hierfür ist gegeben (vgl MarkenG § 16 ).

§ 49 - K2200


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Verfall der eingetragenen Marke wegen Eignung zur Täuschung durch Benutzung
· Es können sich nach Eintragung einer Marke Umstände ergeben, die infolge der Benutzung der Marke zu einer Täuschung des Publikums führen können. Dann kann die Eintragung der Marke für solche Benutzungshandlungen auch gelöscht werden.

§ 49 - K2300


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Verfall der eingetragenen Marke wegen Verlust der Fähigkeit Markeninhaber zu sein
· Der Anwendungsbereich dieser Norm ist gering. Im Eintragungsverfahren wird die Markenfähigkeit des Anmelders geprüft (vgl. MarkenG § 36 Abs. 1 Nr. 4 ). Fällt diese nachträglich weg, etwa durch Verlust der Rechtsfähigkeit einer juristischen Person, so kann die Eintragung gelöscht werden. Ein früherer Anwendungsfall, die Umwandlung bzw. die Degradierung einer OHG zur GbR, dürfte heute nicht mehr gegeben sein (vgl. MarkenG § 7 K1000).
· Problematisch sind die Fälle, in denen im Eintragungsverfahren zu Unrecht die Voraussetzungen des MarkenG § 7 bejaht worden sind, da es im Gesetz ausdrücklich 'nicht mehr' heisst, was begriffslogisch voraussetzt, dass die Rechtsfähigkeit einmal gegeben war. Meldet also beispielsweise eine GmbH i.G. eine Marke bereits auf ihre noch nicht eingetragene Firma an und kommt es dann - nach einer Markeneintragung - nicht zu einer Handelsregistereintragung der GmbH, welche konstitutiv für die Entstehung der juristischen Person ist (vgl. Handelsgesetzbuch (HGB) § 11), so wurde eine an sich nicht bestehende Person in das Markenregister eintragen. Nach Eintragung in das Markenregister, bleibt aber das DPMA an die Markeintragung selbst gebunden. Nur offensichtliche Fehler können korrigiert werden (vgl. MarkenG § 45). Eigeninitiativen des DPMA auf Löschung finden ihre Grenzen in MarkenG § 50 Abs. 3. Eine Lösung dieses Problems erscheint nur über einen Verfallsantrag wegen Nichtbenutzung - dem niemand widersprechen kann - möglich, der im Ergebnis die begehrte Löschung bewirkt. Dies ist aber erst fünf Jahre nach Eintragung möglich.

§ 49 - K3000


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Teilverfall
· Abs. 3 stellt klar, dass sich der Verfall nur insoweit auf die Marke auswirkt, wie der oder die geltend gemachten Löschungsgründe materiell reichen. Dieses Prinzip findet durchweg auf das gesamte Markenrecht Anwendung, was sich aus der Möglichkeit der Teilung der Marke, d.h. der Bildung eines abgetrennten selbstständigen Vermögensgegenstandes rechtfertigt (vgl. EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 27. Februar 2002 - T-219/00 - 'Ellos' Rn. 41).




Gesetzgebungsgeschichte

Historie:

Auszüge aus den Materialien:

BT-Drucks. 12/6581, Seite 94 - 95

1. Absatz § 49 regelt die nach der Eintragung eintretenden Gründe für den Verlust des Markenrechts - "Verfall" genannt - in Übereinstimmung mit den bindenden Vorgaben des Artikels 12 der Markenrechtsrichtlinie.
2. Absatz Nach Absatz 1 kann eine Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden, wenn sie innerhalb von fünf Jahren seit ihrer Eintragung nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Für den Beginn des Zeitraums von fünf Jahren ist auf die Vorschrift des § 26 Abs. 5 hinzuweisen: War die Eintragung der Marke mit einem Widerspruch angegriffen worden, so beginnt der fünfjährige Zeitraum erst mit dem Abschluß des Widerspruchsverfahrens. Dies ist eine Konsequenz der im Vergleich zum geltenden Recht neuen Nachschaltung des Widerspruchs (vgl. dazu oben Begründung unter A. III. 6. und vor § 32). Allerdings kann eine einmal eingetretene Löschungsreife durch Aufnahme oder Wiederaufnahme der Benutzung vor der Stellung des Löschungsantrags geheilt werden (Absatz 1 Satz 2). Eine Benutzung, die innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags aufgenommen worden ist, bleibt aber unberücksichtigt - führt also nicht zur Heilung der Löschungsreife -, wenn die Vorbereitungen für die Aufnahme der Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Markeninhaber von einem möglichen Löschungsantrag Kenntnis erhalten hat (Absatz 1 Satz 3).
3. Absatz Die Regelung entspricht nahezu wörtlich den Vorgaben von Artikel 12 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie. Sie ersetzt die Regelung in § 11 Abs. 5 Nr. 1 WZG, nach der es auf die Androhung des Löschungsantrags ankommt (und nicht auf die Kenntnis von einem möglichen Löschungsantrag). Das geltende Recht enthält außerdem in § 11 Abs. 5 Nr. 2 WZG eine komplizierte Regelung über die Löschung aufgrund von Marken, die im Zeitpunkt der Löschungsreife einer älteren Marke bekanntgemacht worden sind. Eine entsprechende Regelung enthält das neue Markengesetz im Einklang mit den Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie nicht.
4. Absatz Absatz 1 Satz 4 enthält eine ergänzende Regelung, die im Hinblick darauf vorgesehen ist, daß der Löschungsantrag nach § 53 zunächst beim Patentamt gestellt werden kann. Widerspricht der Inhaber der Marke der Löschung, so teilt das Patentamt dies dem Antragsteller mit und unterrichtet ihn darüber, daß er sein Löschungsbegehren durch Klage vor den ordentlichen Gerichten geltend machen muß (§ 53 Abs. 4). Erhebt der Antragsteller die Löschungsklage innerhalb von drei Monaten nach der Zustellung dieser Mitteilung des Patentamtes, so bleibt gemäß § 49 Abs. 1 Satz 4 für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 dieser Bestimmung der Antrag beim Patentamt maßgeblich. Es bleibt also (sofern die weiteren Voraussetzungen des Satzes 3 vorliegen) bei der Unerheblichkeit von Benutzungshandlungen, die erst in den letzten drei Monaten vor dem Löschungsantrag beim Patentamt (oder nach diesem Antrag) vorgenommen worden sind. Mit dieser Regelung wird erreicht, daß künftig nicht darüber gestritten zu werden braucht, ob bestimmte Fristen für die Klageerhebung gelten.
5. Absatz Nach Absatz 2 Nr. 1, der wörtlich der bindenden Vorschrift in Artikel 12 Abs. 2 Buchstabe a der Markenrechtsrichtlinie entspricht, kann eine Marke ferner auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden, wenn sie sich nach ihrer Eintragung zur Gattungsbezeichnung entwickelt hat. Diese Entwicklung muß sich aufgrund des Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers ergeben haben, ohne daß es dafür auf ein "Verschulden" ankommt. Das geltende Recht enthält keine entsprechende Regelung. Die Entwicklung zur Gattungsbezeichnung ist aber von der Rechtsprechung als Löschungsgrund anerkannt worden.
6. Absatz Nach Absatz 2 Nr. 2 soll eine eingetragene Marke außerdem auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden können, wenn sie sich nach ihrer Eintragung zu einer inhaltlich täuschenden Marke entwickelt hat. Die Täuschung muß sich aus der Benutzung der Marke durch ihren Inhaber oder mit seiner Zustimmung - z. B. durch Lizenznehmer - ergeben. Mit Absatz 2 Nr. 2 wird die ebenfalls bindende Vorschrift des Artikels 12 Abs. 2 Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie nahezu wortgleich in das neue Markengesetz übernommen. Allerdings wird anstelle des in der Markenrechtsrichtlinie gewählten Begriffs der "Irreführung" der auch in § 8 Abs. 2 Nr. 4 enthaltene Begriff der "Täuschung" verwendet, ohne daß damit eine inhaltliche Änderung verbunden wäre. Das geltende Recht enthält einen entsprechenden Löschungstatbestand in § 11 Abs. 1 Nr. 3 WZG.
7. Absatz Nach Absatz 2 Nr. 3 kann eine eingetragene Marke auf Antrag wegen Verfalls schließlich auch dann gelöscht werden, wenn der Inhaber nicht mehr die in § 7 geforderten Voraussetzungen erfüllt, z. B. wenn im Falle der Eintragung für eine juristische Person diese ihre Rechtsfähigkeit verloren hat. Diese Fälle werden außerordentlich selten sein, zumal das neue Markengesetz die Voraussetzungen der Gegenseitigkeit nicht mehr enthält. Die Markenrechtsrichtlinie enthält keine entsprechende Regelung.
8. Absatz Absatz 3 stellt klar, daß auch eine teilweise Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls möglich ist.




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