"Markengesetz"

Onlinepraxiskurzkommentar

Das Kennzeichenrecht des geschäftlichen Verkehrs

kommentiert von RA Boris Hoeller (HOELLER Rechtsanwälte)
zu § 28 Markengesetz (Version: 0.30 vom 30. Januar 2002)

Gesetzestext zu MarkenG § 28:
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MarkenG § 28 Vermutung der Rechtsinhaberschaft, Zustellungen an den Inhaber

  1. Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

  2. Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger in einem Verfahren vor dem Patentamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Patentamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Patentamt, Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach Satz 1 oder 2, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

  3. Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts, die der Zustellung an den Inhaber der Marke bedürfen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. Ist dem Patentamt ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zugegangen, so sind die in Satz 1 genannten Verfügungen und Beschlüsse auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen.



Kommentar & Anmerkungen

Einführung:
· Mit MarkenG § 28 statuiert das MarkenG den formellen Charakter der Registermarke. Nur derjenige, der auch im Markenregister eingetragen ist, gilt als Inhaber.


Gesetzgebungsgeschichte

Historie:

Auszüge aus den Materialien:

BT-Drucks. 12/6581, Seite 84 - 86

1. Absatz § 28 regelt in Absatz 1 die Legitimationswirkung der Eintragung, in Absatz 2 die Geltendmachung von Rechten durch Rechtsnachfolger und deren Beteiligung an patentamtlichen Verfahren sowie Rechtsmittelverfahren und in Absatz 3 die Zustellungen durch das Patentamt an den Markeninhaber und an Rechtsnachfolger. Die Vorschrift des § 28 gilt, wie sich aus § 31 ergibt, entsprechend in Verfahren, die sich noch im Anmeldestadium befinden.
2. Absatz Das geltende Recht sieht in § 8 Abs. 2 WZG vor, daß der Rechtsnachfolger des eingetragenen Markeninhabers das durch die Eintragung der Marke begründete Recht erst geltend machen kann, wenn er in das Register eingetragen worden ist. Diese Regelung führt dazu, daß im Falle eines Rechtsübergangs vor der Eintragung des Rechtsnachfolgers das Recht aus der Marke vom bisherigen Inhaber mangels materieller Berechtigung, vom Rechtsnachfolger mangels formeller Berechtigung nicht geltend gemacht werden kann, Diese Rechtslage ist unbefriedigend, da bis zur Eintragung des Inhaberwechsels niemand zur Geltendmachung des Markenrechts - weder im Verletzungsverfahren noch in den Verfahren vor dem Patentamt - berechtigt ist. § 28 enthält daher eine vom geltenden Recht in mehrfacher Hinsicht abweichende Regelung.
3. Absatz Nach Absatz 1 besteht künftig eine Vermutung dahingehend. daß dem als Inhaber Eingetragenen das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht zusteht. Diese Regelung gilt für alle Verfahren. Sie wird lediglich für die patentamtlichen Verfahren und darauffolgende Rechtsmittelverfahren vor dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof durch Absatz 2 ergänzt.
4. Absatz Absatz 1 hat daher Bedeutung insbesondere für Verletzungsverfahren und sonstige Verfahren, in denen der Markeninhaber Rechte aus der Eintragung in Anspruch nimmt. Diese Rechte stehen jeweils dem Inhaber zu, wie sich für das Verletzungsverfahren insbesondere aus den §§ 14ff. und für die Löschungsklage aus § 55 Abs. 2 Nr. 2 ergibt. Eine Eintragung in das Register ist für die Aktivlegitimation nicht erforderlich. Die Vermutungswirkung des Absatzes 1 bedeutet aber, daß im Regelfall in diesen Verfahren die Vorlage der Registereintragung zum Nachweis der Berechtigung ausreicht. Nur dann, wenn der Gegner die Vermutungswirkung entkräftet, muß die Rechtsinhaberschaft - z. B. infolge einer Übertragung - nachgewiesen werden. Entsprechendes gilt für Ansprüche, die gegen den Markeninhaber geltend gemacht werden. Insoweit sind allerdings die - auch schon im geltenden Recht in § 11 Abs. 2 und 3 WZG enthaltenen - besonderen Bestimmungen für Löschungsklagen zu berücksichtigen: Nach § 55 Abs. 1 kann die Löschungsklage sowohl gegen den als Inhaber Eingetragenen als auch gegen den Rechtsnachfolger gerichtet werden. Löschungsurteile, die gegen den Rechtsvorgänger erstritten worden sind, sind nach § 55 Abs. 4 auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam.
5. Absatz Tritt eine Rechtsnachfolge während eines anhängigen Verfahrens ein, gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung (§§ 265, 325 ZPO). Der Rechtsnachfolger kann gegebenenfalls Partei des Verfahrens werden oder als Nebenintervenient auftreten. Eine Eintragung des Rechtsnachfolgers in das Register ist dafür nicht erforderlich, da die Rechtsinhaberschaft auch ohne die Eintragung nachgewiesen werden kann.
6. Absatz Absatz 2 ergänzt die in Absatz 1 enthaltene Vermutungsregel für Verfahren vor dem Patentamt sowie Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren. Danach soll der Rechtsnachfolger vor seiner Eintragung in das Register den Anspruch auf Schutz einer eingetragenen Marke und die Rechte aus der Eintragung nur geltend machen sowie an sonstigen Verfahren vor dem Patentamt nur dann mitwirken können, wenn der Antrag auf Eintragung der Rechtsnachfolge dem Patentamt zugegangen ist.
7. Absatz Diese Regelung bedeutet für die in der Praxis besonders bedeutsamen Widerspruchsverfahren folgendes: Der Rechtsnachfolger kann selbständig Widerspruch erheben, sobald ein Antrag auf Umschreibung der Marke beim Patentamt eingegangen ist. Der Rechtsnachfolger muß, soweit die Rechtsnachfolge dem Patentamt im Zusammenhang mit dem Umschreibungsantrag nicht bereits nachgewiesen ist, seine Legitimation - also seine Rechtsinhaberschaft, die Voraussetzung für das Widerspruchsrecht ist (§ 42 Abs. 1)- glaubhaft machen. Nach dem Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts kann der Rechtsvorgänger - da er nicht mehr materieller Inhaber der Marke ist - Widerspruch nicht mehr erheben. Tritt die Rechtsnachfolge nach Erhebung des Widerspruchs ein, gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Wirkung einer Rechtsnachfolge auf anhängige Verfahren (§§ 265, 325, 66ff. ZPO) entsprechend. Ist die Marke, gegen deren Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, übertragen worden, so ist "richtiger" Verfahrensbeteiligter der wahre Inhaber des Markenrechts. Die Vermutungswirkung der Eintragung (Absatz 1) gilt allerdings auch in diesen Verfahren. Der Rechtsnachfolger kann sich an dem Verfahren erst ab dem Zeitpunkt beteiligen, zu dem ein Antrag auf Umschreibung beim Patentamt zugegangen ist. Auch hier gelten die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Folgen eines Inhaberwechsels während eines anhängigen Verfahrens entsprechend. Der Widersprechende wird in aller Regel in solchen Fällen keine Einwendung gegen einen Parteiwechsel erheben.
8. Absatz Absatz 2 gilt außer für Widerspruchsverfahren auch für alle anderen Verfahren vor dem Patentamt, in denen es um die Rechte oder Ansprüche von Markeninhabern geht, und darüber hinaus auch für alle sonstigen Verfahren, von denen hier nur beispielhaft die Teilung, der Verzicht, die Akteneinsicht und die Wiedereinsetzung genannt werden sollen. Je nach Art der Verfahren wird der Rechtsnachfolger seine Rechtsinhaberschaft, soweit er noch nicht eingetragen ist, glaubhaft machen oder nachweisen müssen.
9. Absatz Die Rechtsmittelverfahren (Beschwerde und Rechtsbeschwerde) sind in diese Regelung einbezogen worden, weil es sich um die Fortführung der vor dem Patentamt begonnenen Verfahren handelt.
10. Absatz Die praktische Bedeutung des Absatzes 2 wird vor allem darin liegen, daß fristgebundene Erklärungen, wie z. B. Widersprüche oder auch Beschwerden, auch vom Rechtsnachfolger abgegeben werden können, ohne daß er bereits im Register eingetragen sein muß. Die Bedeutung des Absatzes 2 wird im übrigen weitgehend davon abhängen, ob es dem Patentamt gelingt, Umschreibungsanträge zügig zu erledigen.
11. Absatz Absatz 3 ergänzt die Bestimmung in Absatz 2. Nach Satz 1 sind Verfügungen und Beschlüsse des Patentamts, die der Zustellung an den Markeninhaber bedürfen, dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen.
12. Absatz Dies entspricht dem geltenden Recht (§ 8 Abs. 3 Satz 1 WZG). Diese Bestimmung wird durch Satz 2 ergänzt. Danach sind solche Verfügungen und Beschlüsse. sobald dem Patentamt ein Antrag auf Umschreibung zugegangen ist, auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen. Damit sollen die Rechtsnachfolger in den Stand versetzt werden, die ihnen nach Absatz 2 zustehenden Rechte auch geltend machen zu können. Satz 2 stellt daher eine notwendige Ergänzung des Absatzes 2 dar. Für die Beibehaltung der Vorschrift des § 8 Abs. 3 Satz 2 WZG über die Zustellung an Erben des Markeninhabers besteht kein Bedürfnis. Vielmehr gelten auch insoweit die allgemeinen Regelungen (Zustellung an den als Inhaber Eingetragenen oder an den Rechtsnachfolger, sobald ein Umschreibungsantrag zugegangen ist).
13. Absatz Soweit sich dies als erforderlich erweisen sollte, können im übrigen in den nach § 65 zu erlassenden Durchführungsvorschriften nähere Bestimmungen zur Ausfüllung der Absätze 2 und 3 getroffen werden.

BT-Drucks. 14/6203, Seite 66

1. Absatz Zu Nummer 3 (§ 28 Abs. 2 MarkenG, Rechtsnachfolger)
2. Absatz Nach § 28 Abs. 1 gilt der im Register Eingetragene als Inhaber der Marke. Die Vermutungsregel des Absatzes 1 wird durch Absatz 2 ergänzt, der vorsieht, dass der Rechtsnachfolger in den Fällen eines materiellen Rechtsübergangs schon vor seiner Eintragung im Register die Rechte aus der Eintragung einer Marke geltend machen kann, sobald dem Patentamt ein entsprechender Umschreibungsantrag zugegangen ist. Nach § 31 gilt die Regelung entsprechend auch in Verfahren, die sich im Anmeldestadium befinden.
3. Absatz Der durch das Markenrechtsreformgesetz vom 25. Oktober 1994 eingeführte § 28 hat die in der Praxis als unbefriedigend empfundene Regelung des § 8 Abs. 2 und 3 WZG abgelöst, nach der die Geltendmachung von Rechten erst nach der Eintragung des Rechtsübergangs in die Rolle zulässig war (s. Amtl. Begründung, BT-Drs. 12/6581, S. 84 f. zu § 28). Besonders wichtig ist die Regelung des Absatzes 2 für Widerspruchsverfahren, in denen der Rechtsnachfolger nunmehr selbständig Widerspruch erheben kann, sobald sein Antrag auf Umschreibung beim Patentamt vorliegt.
4. Absatz Der Bundesgerichtshof hat in seiner neueren Rechtsprechung (BGH GRUR 1998, 940 - Sanopharm) entschieden, dass die §§ 265, 325 Abs. 2 ZPO auch in mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren, insbesondere in Widerspruchsverfahren, vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anwendbar sind (s. auch Amtl. Begründung, a. a. O., S. 85; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl 1999, § 28 Rdnr. 11, 16). Dies hat zur Folge, dass beispielsweise ein Widerspruchsverfahren bei Übertragung der angegriffenen oder der Widerspruchsmarke gemäß § 265 Abs. 2 ZPO nur dann mit dem nach § 28 Abs. 2 aktiv legitimierten Rechtsnachfolger selbständig weitergeführt werden kann, wenn sowohl der Rechtsvorgänger als auch der gegnerische Verfahrensbeteiligte zustimmen. Bei jeder Übertragung einer Marke, gegen die oder aus der Widerspruch eingelegt wurde, müssen die jeweiligen Verfahrensgegner unterrichtet und um Zustimmung dazu gebeten werden, dass der neue Markeninhaber eintritt. Außerdem muss das Ergebnis der Anfrage den jeweiligen Verfahrensbeteiligten mitgeteilt werden. Durch eine Verweigerung der Zustimmung kann somit der Verfahrensgegner den gesetzgeberischen Zweck des § 28 Abs. 2 unterlaufen und eine Fortführung des Verfahrens mit dem Rechtsvorgänger erzwingen. Dieser existiert häufig gar nicht mehr als Rechtsperson oder er hat in aller Regel das Interesse an dem ihm nicht mehr zustehenden Markenrecht verloren. Wird dem Beteiligtenwechsel nicht zugestimmt, kann der neue Markeninhaber dem Widerspruchsverfahren allenfalls als unselbständiger Nebenintervenient beitreten, was das Verfahren verkomplizieren und verzögern kann (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 28 Rdnr. 15).
5. Absatz In der Praxis führt die Regelung daher zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten und beträchtlichem Verwaltungsmehraufwand sowie zu starken Verfahrensverzögerungen, wodurch die Erfüllung der gesetzgeberischen Intention des § 28 Abs. 2 gefährdet wird. So stellen Widerspruchsverfahren, in denen zumindest bei einer der beteiligten Marken eine Umschreibung vermerkt ist, wegen der Vielzahl der Umschreibungen (mehr als 52 000 Umschreibungen im Jahre 1999) gegenwärtig nicht den Ausnahmefall dar.
6. Absatz Nicht zuletzt setzt die Beurteilung der jeweils maßgeblichen Rechtslage, ob nämlich eine von § 265 ZPO erfasste Einzelübertragung der Marke oder eine von dieser Vorschrift nicht betroffene Gesamtrechtsnachfolge bzw. bloße Namensänderung vorliegt, häufig - vor allem bei ausländischen Verfahrensbeteiligten - umfangreiche Ermittlungen und schwierige rechtliche Erörterungen (unter Einbeziehung ausländischer Rechtsvorschriften) voraus, die den Rahmen des auf eine zügige Erledigung ausgerichteten Verfahrens vor dem Patentamt und den Rechtsmittelinstanzen sprengen.
7. Absatz Mit der vorgeschlagenen Änderung des § 28 Abs. 2 soll darauf verzichtet werden, die Möglichkeit der Geltendmachung von Rechten von der Zustimmung sowohl des Rechtsvorgängers als auch des Verfahrensgegners nach § 265 Abs. 2 ZPO abhängig zu machen. Diese Klarstellung ist insbesondere im Hinblick auf eine zeitgerechte Durchführung der Register-Verfahren vor dem Patentamt unerlässlich und verstößt auch nicht gegen berechtigte Belange der übrigen Verfahrensbeteiligten. So ist zu berücksichtigen, dass im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren - im Gegensatz zum Zivilprozess, in dem etwa den persönlichen Verhältnissen (z. B. der Zahlungsfähigkeit des Schuldners) erhebliche Relevanz zukommen kann - nicht die jeweilige Partei, sondern das registrierte Recht im Vordergrund steht, wobei die Person des aktuellen Rechtsinhabers für die anderen Verfahrensbeteiligten eher von nachrangiger Bedeutung ist (vgl. BGH GRUR 1967, 294, 295 - "Triosorbin"; Althammer/ Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 28 Rdnr. 14).
8. Absatz Absatz 3 bleibt von der Neuregelung unberührt.


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