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§ 26 - K100
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Grundsätzliches zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke
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Die Frage der 'ernsthaften Benutzung' einer Registermarke ist im MarkenG zentral als Grundtatbestand im § 26 geregelt.
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§ 25 nimmt als Schutzschranke gegen die Geltendmachung von Rechten des Inhabers einer Registermarke Bezug auf MarkenG § 26. § 43 eröffnet ebenfalls den Anwendungsbereich für die Einrede mangelnder Benutzung im Widerspruchsverfahren, über § 55 Abs. 3 gilt dies im Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten. Auch in § 49 Abs. 1 ist der Verfall einer Registermarke wegen mangelnder Benutzung im Sinne des MarkenG § 26 vorgesehen, auf den auch § 51 Abs. 4 Nr. 1 Bezug nimmt.
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§ 26 - K1000
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Ernsthafte Benutzung einer Marke oder berechtigte Gründe für Nichtbenutzung
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Erforderlich für die rechtserhaltenden Benutzung ist, daß die Marke im Inland ernsthaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden ist. Die Benutzung muß grds. "als Marke" erfolgen. Für die angesprochenen Verkehrskreise muss sich aus der Benutzung eine Beziehung zwischen Marke und gekennzeichnetem Gegenstand (Produkt) ergeben, die der Funktion der Marke entspricht.
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Ausnahmsweise können berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung vorliegen, aufgrund derer ausnahmsweise der Benutzungszwang ausgesetzt sein kann.
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Der EuGH hat zum Erfordernis der 'ernsthaften Benutzung' folgendes festgestellt:
"Mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke wird verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird, um den Waren oder Dienstleistungen, die sie bezeichnet, Absatz zu verschaffen (in diesem Sinne Schlussanträge von Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer vom 2. Juli 2002 in der Rechtssache C-40/01, Ansul, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Nr. 58) - (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) vom 12. März 2003 - Az.: T-174/01 - 'Silk Cocoon' ).
"
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Eine Benutzungshandlung ist nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie
nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht,
die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen
an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab
des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen (vgl. BGH Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 293/00 - 'Kellogg's/Kelly's' abgedruckt in: WRP 2003, 1439
).
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§ 26 - K1090
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Beispiele nicht ernsthafter Benutzung
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Die Belieferung allein des Münchner Olympiastadions mit Knabberartikeln genügt der Anforderung an eine ernsthafte Benutzung nicht, auch wenn dabei Umsätze von wöchentlich durchschnittlich rund 1.100 EUR erzielt werden, wenn es sich bei der Verfallsmarkeninhaberin um ein im Ausland mit ihrer Marke
bekanntes Unternehmen handelt, da eine solche Benutzungsform nicht als wirtschaftlich vernünftig und nachvollziehbar erscheint (vgl. BGH Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 293/00 - 'Kellogg's/Kelly's' abgedruckt in: WRP 2003, 1439
).
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§ 26 - K1100
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Begriff der 'Benutzung'
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Die Frage, was unter 'Benutzung' im Sinne des MarkenG § 26 zu verstehen ist, hat der Gesetzgeber der Rechtsprechung überlassen. Das Gesetz konkretisiert lediglich die Anforderung an die Benutzung, dass diese "ernsthaft" zu erfolgen hat.
Gleichwohl ist die Fassung aus der EU-Markenrechtsrichtlinie übernommen und erfordert eine "europäische" Auslegung. Auch in Art. 15 der EU-GemeinschaftsmarkenVO ist ein Grundtatbestand normiert, der eine "ernsthafte Benutzung" der Marke fordert.
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In der achten Begründungserwägung der EU-Markenrechtsrichtlinie heißt es: "Um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, muss verlangt werden, dass eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen." Hierauf stellt auch die 9. Begründungserwägung zur EU-GemeinschaftsmarkenVO ab.
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Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i. S. des § 26 Abs. 1 MarkenG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Handlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. BGH Urteil vom 10. Oktober 2003 - I ZR 235/00 - 'BIG BERTHA' abgedruckt in: WRP 2003, 647
BGH, Beschluss vom 06. Mai 1999 - I ZB 54/96 - 'HONKA' abgedruckt in: GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999 ; BGH, Urteil vom 17. Mai 2001 - I ZR 187/98 - 'ISCO' abgedruckt in: WRP 2001, 1211
).
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§ 26 - K1200
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Art der 'Benutzung'
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Für die Beantwortung der Frage, welche Verwendungshandlungen für eine markenrechtlich relevante Benutzung genügen, wird neben den Umständen des konkreten Falles insbesondere Sinn und Zweck der Regelung des Benutzungszwanges Rechnung zu tragen sein.
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Wenn dem Inhaber einer Marke ein Monopol an dem Zeichen, dessen Eintragung er erlangt, eingeräumt wird und er die Befugnis erhält, das Zeichen allen anderen entgegenzuhalten und ihnen seine Nutzung zu verbieten, so geschieht dies zu dem Zweck, dass gerade er ihm die Verwendung zukommen lässt, die diese Ausschließlichkeit rechtfertigt. Unterbleibt eine solche funktionsgerechte Nutzung, so sollen nach der markenrechtlichen Konzeption - nach Ablauf der Benutzungschonfrist - von einem Formalrecht keine für den Wettbewerb schädlichen Handlungen ausgehen dürfen.
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Sind die Marke und die Ware identisch, setzt die rechtserhaltende Benutzung der Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG voraus, daß die maßgeblichen Verkehrskreise in der Abbildung nicht nur die Ware selbst sehen, sondern die Abbildung auch als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen auffassen ( BGH, Urteil vom 13. Juni 2002 - I ZR 312/99 - 'SYLT-Kuh' abgedruckt in: WRP 2002, 1284
).
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Der EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 12. Dezember 2002 Az.: T-39/01 - 'HIWATT' hat ausgeführt: Ernsthafte Benutzung setzt eine "wirkliche Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt zur Identifizierung von Waren oder Dienstleistungen" voraus. "Eine ernsthafte Benutzung bildet einen Gegensatz zu einer nur geringfügigen Benutzung, die nicht für die Annahme genügt, dass eine Marke auf einem bestimmten Markt wirklich und tatsächlich benutzt wurde. Selbst wenn der Inhaber die Absicht hat, seine Marke wirklich zu benutzen, liegt dennoch keine ernsthafte Benutzung der Marke vor, solange diese objektiv nicht tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild des Zeichens benutzt wird und die Verbraucher sie deshalb auch nicht als Hinweis auf die Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen können."
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Die rechtserhaltende Benutzung einer Warenmarke setzt nicht zwingend voraus, dass die Marke auf der Ware selbst angebracht wird. Die Benutzung in Geschäftspapieren, Katalogen oder in der Werbung kann genügen, wenn der Verkehr die Marke dennoch auf die Produkte bezieht ; die Verwendung nur als geschäftliche Bezeichnung genügt nicht (OLG Hamburg, Urteil vom 30. Oktober 2002 Az.: 5 U 152/01 'Verfall von OTTO*** Marken'; vgl. auch BPatG Beschluss vom 19.11.2002, Az.:27 W (pat) 4/01 - 'Norma' ).
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§ 26 - K1300
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Umfang der 'Benutzung'
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Von einer ernsthaften Benutzung kann nur gesprochen werden, wenn die Marke so wie sie registriert worden ist, (oder mit Änderungen, die ihre Unterscheidungskraft nicht beeinträchtigen) dauerhaft, öffentlich und mit Relevanz nach außen verwendet wird, um für die durch sie repräsentierten Waren oder Dienstleistungen einen Marktanteil zu erlangen, und dabei nicht ausschließlich der Zweck verfolgt wird, die Marke zu erhalten (vgl. EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 11. März 2003 - C-40/01 - 'Ansul' ).
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Der EuGH, URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) vom 12. Dezember 2002 Az.: T-39/01 - 'HIWATT' hat ausgeführt:
"Die ernsthafte Benutzung einer Marke bildet damit nicht nur einen Gegensatz zur künstlichen, der Aufrechterhaltung der Eintragung dienenden Benutzung; sie setzt auch voraus, dass die Marke in einem wesentlichen Teil ihres Schutzgebiets in der Weise präsent ist, dass sie insbesondere ihre wesentliche Funktion erfüllt, auf die Herkunft der Ware oder der Dienstleistung hinzuweisen, damit der Verbraucher, der die durch die Marke bezeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt oder in Anspruch nimmt, bei einem späteren Erwerb oder einer späteren Inanspruchnahme, wenn die Erfahrung positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl treffen kann (Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-79/00, Rewe-Zentral/HABM [LITE], Slg. 2002, II-705, Randnr. 26)."
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Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht,
wirkt nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur dann rechtserhaltend, wenn die Abweichungen
den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist
dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade
bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der
eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe
Marke sieht (vgl. BGH Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 293/00 - 'Kellogg's/Kelly's' abgedruckt in: WRP 2003, 1439
).
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§ 26 - K1900
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Berechtigte Gründe für Nichtbenutzung
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Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung durchbrechen die Regel des Benutzungszwanges. Da dem Benutzungszwang zur Verhinderung des Entstehens von Wettbewerbsbeschränkungen aus Formalrechten eine hohe Bedeutung einzuräumen ist, sind an die Rechtfertigungsgründe hohe Anforderungen zu stellen und eine Beschränkung auf besonders gelagerte Ausnahmefälle erforderlich.
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In Betracht kommen als Ausnahmefälle nur Umstände, die nicht der (unternehmerischen) Risikosphäre des Markeninhabers zuzurechnen sind und eine Benutzung unmöglich machen oder zumindest so erschweren, dass sie nicht gefordert werden können. Als berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung kommen Einwirkungen höherer Gewalt, ungerechtfertigte Einfuhrverbote, andauernde behördliche Zulassungsverfahren. Nicht in Betracht kommen Lieferschwierigkeiten.
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§ 26 - K2000
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Zurechnung von Benutzungen
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Grundsätzlich ist eine Benutzung der Marke durch den Markeninhaber für die ernsthafte Benutzung erforderlich. MarkenG § 26 Abs. 2 stellt klar, dass auch die Benutzung der Registermarke durch einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers gleichermaßen rechtserhaltende Benutzung einer Marke darstellen kann.
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Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfaßt nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen (vgl. BGH, Urteil vom 13. April 2000 - I ZR 220/97 - 'SUBWAY/Subwear' abgedruckt in: WRP 2000, 1296
).
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Bei einer Benutzung mit Zustimmung des Inhabers der Widerspruchsmarke (§ 26 Abs 2 MarkenG) ist zur Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung auf die Verhältnisse des tatsächlich Benutzenden abzustellen (vgl. BPatG Beschluss vom 24. Juni 2003 - 33 W (pat) 205/01 - 'GALLUP' ).
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Handelt es sich dabei um eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Markt- und Meinungsforschung, so entspricht der Verkauf von periodisch erscheinenden Druckwerken an nur 10 regelmäßige Bezieher in Deutschland auch dann nicht den Anforderungen an eine dem Umfang nach ernsthafte Benutzung, wenn die Druckschriften nur als Nebenprodukt von Markt- und Meinungsforschungsdienstleistungen herausgegeben werden (vgl. BPatG Beschluss vom 24. Juni 2003 - 33 W (pat) 205/01 - 'GALLUP' ).
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§ 26 - K3000
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Vom Registereintrag abweichende Nutzungen - Veränderung des kennzeichnenden Charakters
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Es kommt maßgeblich darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Es ist deshalb zu fragen, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl. BGH, Beschluss vom 30. März 2000 - I ZB 41/97 - 'Kornkammer' abgedruckt in: WRP 2000, 1161
III. 1. b. bb); BGH, Urt. v. 17.4.1986 - I ZR 18/84, GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho) und den etwaig zugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp).
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Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke reicht auch deren Verwendung als Zweitmarke aus (vgl. BGH, Beschluss vom 10. November 1999 - I ZB 53/98 - 'Contura' abgedruckt in: MarkenR 2000, 97
III. 3.; BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana).
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Zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Wort-/Bildmarke mit einem Wortbestandteil, der für beachtliche Teile des Verkehrs beschreibend ist, in Formen, die zwar den Wortbestandteil übernehmen, sonst aber durch Abwandlungen, Zusätze und/oder Weglassungen von der Eintragung abweichen BGH, Urteil vom 05. November 1998 - I ZR 176/96 - 'Achterdiek' .
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Die Beurteilung der Vorausetzungen des Abs. 3 im Einzelfall ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und in der Rechtsbeschwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüfbar. Die tatrichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts kann auf erfahrungswidrige oder in sich widersprüchliche Feststellungen überprüft werden.
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§ 26 - K4000
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Exportwaren und -dienstleistungen
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Ausdrücklich geregelt ist, daß auch die Anbringung zu Ausfuhrzwecken eine rechtserhaltende Benutzung darstellt.
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§ 26 - K5000
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Fristenberechnung
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Die fünfjährige Frist für die Benutzung der Registermarke beginnt grundsätzlich mit der Eintragung, im Falle der Durchführung eines Widerspruchsverfahrens jedoch erst mit dessen Abschluß.
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