· Verstößt die Benutzung eines als Marke und/oder als geschäftlicher Bezeichung geschützten Zeichens nicht gegen die guten Sitten und handelt es sich bei dem Zeichen um Name oder beschreibende Angabe, ist die Benutzung auch im geschäftlichen Verkehr frei. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des MarkenG § 23 ist das Vorliegen eines Verbotstatbestandes (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96 - 'BIG PACK' abgedruckt in: GRUR 1999, 992 = WPR 1999, 931 ).

· Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist aber bisher in der Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt. Es ist zu divergierenden Entscheidungen der Oberlandesgerichte gekommen, ohne das der BGH bislang für abschließende Klärung sorgen konnte.

· Die Vorschrift beruht jedenfalls auf EU-Markenrechtsrichtlinie Art. 6 und setzt diese in nationales Recht um. Dies ist bei der Auslegung der Vorschrift zu beachten (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96 - 'BIG PACK' abgedruckt in: GRUR 1999, 992 = WPR 1999, 931 ).

· Nach Rechtsauffassung des BGH (vgl. BGH, Beschluss vom 07. Februar 2002 - I ZR 258/98 - 'GERRI/KERRY Spring' abgedruckt in: WRP 2002, 547 ) gilt folgendes: Die Bestimmung dient der Verwirklichung der freien Verwendbarkeit beschreibender Angaben und damit letztlich der Waren- und Dienstleistungsfreiheit im gemeinsamen Markt (vgl. EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 23. Februar 1999 - C-63/97 - 'BMW' abgedruckt in: GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999 :Tz. 62). Sie ist damit Schutzschranke gegenüber den Verbietungsrechten nach Art. 5 MarkenRL und notwendige Ergänzung zu der durch die Harmonisierung bewirkten Öffnung des Markenregisters (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581 S. 80 ^{[Ds ]} = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 74; vgl. auch BGH, Beschluss vom 23. Oktober 1997 - I ZB 18/95 - 'BONUS' abgedruckt in: GRUR 1998, 465 = WRP 1998, 492 ).

· Das Gemeinschaftsmarkenrecht enthält in Art. 12 EU-GemeinschaftsmarkenVO eine sinngemäß gleichgelagerte Regelung.

· Das markenrechtliche Ausschließlichkeitsrecht unterliegt Beschränkungen, die in Individual- und Allgemeininteressen ihre Rechtfertigung findet. Die Monopolisierung eines bestimmten Zeichens im geschäftlichen Verkehr auf eine Person, die eine Beschränkung der anderen Marktteilnehmer beinhaltet, erzeugt wiederum deren Schutzbedürftigkeit, die sich in bestimmten ausdrücklich in MarkenG § 23 aufgeführte freien Benutzungsarten widerspiegelt.

· § 23 begründet eine Schranke der Ausschließlichkeitsrechte aus MarkenG §§ 14, 15 und 17 Abs. 2, die jedenfalls als Einrede der Ausübung der Markenrechte entgegengesetzt werden kann.

· § 23 verliert seine eigenständige Bedeutung, wenn es um Ansprüche des erweiterten Schutzes bekannter Marken geht, da in der dort obligatorischen Prüfung der Unlauterkeit der Benutzung der Marke bzw. eines ähnlichen Zeichens ohne rechtfertigenden Grund der Anwendungsbereich bereits tatbestandlich enthalten ist (BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96 - 'BIG PACK' abgedruckt in: GRUR 1999, 992 = WPR 1999, 931 ).

· Die Regelung ist ein Ausdruck des allgemeinen Grundsatzes, daß niemand an der lauteren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden soll ^{[Ds ]}.

· Der Begriff 'Namen' des MarkenG § 23 ist nicht identisch mit dem Namensbegriff des BGB § 12. Der vom Markengesetz verwendete Begriff "Name" wird auch ausweislich der Begründung ^{[Ds ]} überwiegend im Sinne des Familiennamens verstanden. Aus der Entstehungsgeschichte der EU-Markenrechtsrichtlinie läßt sich belegen, dass Vor- und Nachnamen natürlicher Personen durch die Markenrechtsbeschränkung geschützt werden. Der Grund dafür liegt in dem durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht garantierten REcht auf Führung des eigenen Namens.

· Der markenrechtliche Begriff des 'Namens' ist so eng auszulegen, dass dem Prinzip des Vorrangs der prioritätsälteren Bezeichung (MarkenG § 6 der Vorrang jedenfalls einzuräumen ist bei Verwendung von Initialien , anderen Namensabkürzungen und (nur zuvor im nichtgeschäftlichen Verkehr verwendeten) Pseudonymen BGH Urteil vom 26. Juni 2003 - I ZR 296/00 - 'maxem.de' abgedruckt in: WRP 2003, 1215 = NJW 2003, 2978 , die keine Verkehrsgeltung beanspruchen können.

· Unter den Begriff "Anschrift" fallen Strasse und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort bzw. geschäftliche Niederlassung oder (Firmen-)Sitz. Willkürlich angenommene zusätzliche Bestandteile in der Anschrift fallen hierunter nicht.

· MarkenG § 23 Nr. 1 setzt nicht voraus, dass der Inhaber der Marke oder geschäftlichen Bezeichung auch Träger des betreffenden Namens ist.

· Bereits vor Inkraftsetzung des Markenrechts gab es für den Fall der Kollision von 'Namensrechten' von Gleichnamigen das geltende Prioritätsprinzip durchbrechende Grundsätze. Diese Regeln gelten heute noch fort (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2001 - I ZR 138/99 - 'shell.de' abgedruckt in: WRP 2002, 694 , BGH, Urteil vom 11. April 2002 - I ZR 317/99 - 'vossius.de' abgedruckt in: WRP 2002, 691 ), gleichwohl ist die systematische Einordnung noch nicht abschließend geklärt. Der BGH ordnet die Problematik unter das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal des 'unbefugten Gebrauchs' im Rahmen des MarkenG § 15 ein. In der Literatur wird die Problematisierung unter MarkenG § 23 bevorzugt. Im Ergebnis dürften allenfalls mariginale Unterschiede in speziell gelagerten Fällen eine Entscheidungsrelevanz dieser Frage herbeiführen, in den meisten Fällenhat die Frage der systematischen Zuordnung keinen Einfluss auf das praktisch eigenständige Rechts der Gleichnamigen.

·

· Die Aufnahme der Nutzung des eigenen Namens im geschäftlichen Verkehr begründet gem. MarkenG § 5 ein Recht als Unternehmenskennzeichen wenn es für die Branche unterscheidungskräftig ist, für das grundsätzlich die Prioritätsregeln des MarkenG § 6 gelten. Kollidiert ein solches Recht mit einem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen und verwenden dabei beide Parteien im geschäftlichen Verkehr ihren bürgerlichen Namen, so bedarf diese besondere Kollisionskonstellation einer besonderen Behandlung.

· Da beim Erlass des MarkenG zum Recht der Gleichnamigen keine Regelungen getroffen worden ist und es der erklärten Absicht des Gesetzgebers entspricht das Recht der geschäftlichen Bezeichungen grundsätzlich unverändert zu belassen, wird die Auffassung vertreten, dass unter Geltung des MarkenG eine Fortgeltung der entwickelten Rechtsprechung anzunehmen ist.

· Ein Unterlassungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände der Prioritätsältere an der Namensführung ein schutzwürdiges Interesse hat, bei der Führung des Unternehmenskennzeichens entsprechend den guten Sitten handelt, und unter Berücksichtigung des konkreten Umstände alles Zumutbare unternimmt, um Verwechslungen zu vermeiden (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2001 - I ZR 138/99 - 'shell.de' abgedruckt in: WRP 2002, 694 , BGH, Urteil vom 11. April 2002 - I ZR 317/99 - 'vossius.de' abgedruckt in: WRP 2002, 691 ).

· Maßgebliche Kriterien bei der Berücksichtigung der fallentscheidenden Momente sind u.a. die Berücksichtigung von Branchenübungen, das Maß der erlangten Unterscheidungskraft der prioritätsälteren geschäftlichen Bezeichung zum Kollisionszeitpunkt und das Maß der Wertschätzung, dass der geschäftlichen Bezeichnung entgegengebracht wird. Pauschale Wertungen verbieten sich.

· Die Regelung stellt die bereits in § 8 Abs. 2 Nr. 2 prinzipiell vom Kennzeichenschutz ausgeschlossenen Angaben über Merkmale oder Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen ausdrücklich frei.

· Nach § 23 Nr. 2 MarkenG kann ein Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen als Angabe über die Art der Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Um eine derartige Verwendung einer Marke als beschreibende Angabe handelt es sich dann, wenn der angesprochene Verkehr in der in Frage stehenden Bezeichnung nicht (auch) einen Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb sieht (vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 06. Dezember 2001 - I ZR 136/99 - 'Festspielhaus' abgedruckt in: WRP 2002, 987 ; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99 - 'FRÜHSTÜCKSDRINK I' abgedruckt in: GRUR 2002, 809; WRP 2002, 987 ; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 135/99 - 'FRÜHSTÜCKS-DRINK II' abgedruckt in: WRP 2002, 985 ), sondern eine Angabe über die Eigenschaften, etwa die Art der Dienstleistungen. Eine derartige Angabe kann in der Verwendung eines lexikalisch nachweisbaren Begriffs zur näheren Kennzeichnung der Dienstleistung liegen, kann sich aber auch daraus ergeben, daß der von den Dienstleistungen angesprochene Verkehr bestimmte Begriffe wegen einer üblichen beschreibenden Verwendungsweise in erster Linie als diese Beschreibung und nicht als Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft versteht (BGH, Urteil vom 27. Juni 2002 - I ZR 103/00 - 'Feldenkrais' abgedruckt in: WRP 2003, 384 ).

· Es ist auf den maßgeblichen Verkehrskreis abzustellen, auf dessen Verständnis der Bezeichnungen als kennzeichnend oder beschreibend es ankommt (BGH, Urteil vom 27. Juni 2002 - I ZR 103/00 - 'Feldenkrais' abgedruckt in: WRP 2003, 384 ).

· Dass eine Kennzeichenfolge ursprünglich für die fraglichen Dienstleistungen nicht beschreibend war, steht einer Anwendung des MarkenG § 23 nicht entgegen. Wird eine Zeichenfolge als Synonym für eine bestimmte Art der Erbringung einer Dienstleistung benutzt, entfaltet diese im Zusammenhang mit den entsprechenden Dienstleistungen - auch schon ohne im Verkehr durchgesetzt zu sein - eine beschreibende Funktion. Insoweit kann die beschreibende Verwendung eines Begriffs zur Entwicklung des beschreibenden Begriffsinhalts beitragen (BGH, Urteil vom 27. Juni 2002 - I ZR 103/00 - 'Feldenkrais' abgedruckt in: WRP 2003, 384 ).

· BGH: Die für eine Kulturreise mit dem Fahrrad verwendete Bezeichnung "Tour de culture" beschreibt die Beschaffenheit der angebotenen Reiseleistung (BGH, Urteil vom 18. Juni 1998 - I ZR 25/96 - 'Tour de culture' abgedruckt in: GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999 ); Nach dem Umbau eines nicht mehr zugelassenen Geldspielautomaten zu einem sog. Punktespielgerät - unter Beibehaltung des bisherigen Spiel- und Gewinnplanes - ist es zulässig, unter Nennung der Marke und des Vertreibers der Originalware auf sich und die neue Bezeichnung des Geräts hinzuweisen (BGH WRP 1998, 763 - VENUS MULTI);

· Nur notwendige Angaben insbesondere in Form von Bestimmungshinweisen sind im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft zulässig. Die Bestimmung dient der Förderung des Wettbewerbs, da dem Ausschließlichkeitsrechtsinhaber die Möglichkeit genommen wird, unter Berufung auf Markenrechte den Wettbewerb im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft zu steuern bzw. zu erschweren, nämlich im Zuge der Verwendung von Marken oder Unternehmenszeichen bei Kompatibilitätsangaben markenrechtlich vorzugehen. Die Schranke wirkt aber nicht vorbehaltslos. Dem Markenrechtsinhaber muß es möglich bleiben, sich gegen rufausnutzerische Verwendungsarten zu wehren.

· Mit dem Tatbestandsmerkmal 'Notwendigkeit' wird die Einschränkung des Ausschließlichkeitsrechts relativiert. Eine Benutzung einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung als Bestimmungshinweis für das eigene Produkt kommt nur dann in Frage, wenn für die konkrete Benutzung der Marke die Notwendigkeit bejaht werden kann. Je unmittelbarer und ausschließlicher ein Produkt ergänzend zu dem bezeichneten Produkt in Beziehung steht, um so größer die Notwendigkeit einen Verbraucher auf die Bestimmung für das Drittprodukt aufmerksam zu machen, da sonst das Produkt nicht sinnvoll auf den Markt positioniert werden kann.

· Teilweise wird die Auffassung vertreten, die Grenzen zwischen der "Notwendigkeit" und der "Lauterkeit" der Benutzung verlaufe fließend. Dies erscheint aber fragwürdig. Mit dem Tatbestandsmerkmal der Notwendigkeit können Fälle der Verwendung einer Marke untersagt werden, die zwar der festgestellten Benutzung nach nicht gegen die konkret festzustellenden guten Sitten im geschäftlichen Verkehr verstossen, aber dennoch nicht zur Unterrichtung des Publikums unmittelbar erforderlich sind, um dem eigenen Produkt Geltung am Markt zu verschaffen. Als "notwendig" erachtete Zeichennutzungen können gleichwohl gegen die ordentlichen Gepflogenheiten in dem Marktsegment verstossen. Daher ist das Tatbestandsmerkmal mit seiner Filterfunktion einer eigenständigen Auslegung zu unterziehen und allgemeine Regeln der Proportionalität anzuwenden.

· Streit herrschte um die Frage, ob auch markenmäßige Benutzungen vom § 23 privilegiert sind . Der BGH neigt dazu, die Anwendung des § 23 Nr. 2 nicht schon deshalb generell zu verneinen, weil die Benutzung der Bezeichnung durch den Dritten auch markenmäßig erfolgt (vgl. BGH, Beschluss vom 07. Februar 2002 - I ZR 258/98 - 'GERRI/KERRY Spring' abgedruckt in: WRP 2002, 547 ). Dies entspricht auch dem gesetzgeberischen Willen ^{[Ds ]}. Der EuGH hat auf die Vorlage hin entschieden (EuGH URTEIL DES GERICHTSHOFES (Fünfte Kammer) vom 7. Januar 2004 - C-100/02 - 'Gerolsteiner Brunnen' ), dass es für die Festlegung des Anwendungsbereichs des MarkenG § 23 auf einen Begriff wie "markenmäßig" nicht ankommen könne. Handele es sich bei der angegriffenen Zeichenfolge um eines in Artikel 6 Abs. 1 lit b aufgeführten Merkmale, so sei einziges Beurteilungskriterium, ob die Benutzung der beschreibenden Angabe den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Das Tatbestandsmerkmal der anständigen Gepflogenheiten entspreche der Sache nach der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (EuGH, URTEIL DES GERICHTSHOFES vom 23. Februar 1999 - C-63/97 - 'BMW' abgedruckt in: GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999 , Randnr. 61).

· Eine bloße Hervorhebung einer beschreibenden Angabe als solche besagt nichts über ihren beschreibenden oder kennzeichnenden Charakter (vgl. BGH, Urteil vom 18. Juni 1998 - I ZR 25/96 - 'Tour de culture' abgedruckt in: GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999 ); vielmehr kommt es maßgeblich auf das Verständnis des Verkehrs an (BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96 - 'BIG PACK' abgedruckt in: GRUR 1999, 992 = WPR 1999, 931 ).

· Durch die Benutzung einer Bezeichnung "nach Art einer Marke" wird die Anwendbarkeit des § 23 MarkenG nicht ausgeschlossen (OLG Nürnberg, Urteil vom 08. Januar 2002 - 3 U 2895/99 - 'demoskopisches Gutachten' ).

· Ein kennzeichenmäßiger Gebrauch in Form eines Domainnamens ist nach OLG Hamburg, Urteil vom 22. November 2001 - 3 U 260/01 - '24translation.de' nicht durch MarkenG § 23 gerechtfertigt. Nach LG München I, Urteil vom 13. August 2002 - 9 HKO 8263/02 - 'Biolandwirt.de' abgedruckt in: MMR 2002 kann sich ein Domaininhaber auf MarkenG § 23 Nr. 2 berufen.

· Der Gesetzgeber hat die Schranke des Markenrechts an die Voraussetzung der Verwendung der Angabe im Einklang mit den "guten Sitten" geknüpft. Die Verwendung muß "im Einklang mit den Grundsätzen des lauteren Wettbewerbs" erfolgen ^{[Ds ]}. Dieser Vorbehalt bezieht sich auf alle in § 23 MarkenG enthaltenen Fallgruppen ^{[Ds ]} (vgl. auch BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96 - 'BIG PACK' abgedruckt in: GRUR 1999, 992 = WPR 1999, 931 ).

· Der Begriff der 'guten Sitten' ist mit Blick auf die EU-Markenrechtsrichtlinie, also richtlinienkonform (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96 - 'BIG PACK' abgedruckt in: GRUR 1999, 992 = WPR 1999, 931 ) auszulegen. Dort ist von "anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" die Rede. Damit ist Basis der Auslegung des Begriffs 'guten Sitten' ein europäisches Sittenverständnis, welches sich von dem nach deutschem Lauterkeitsrecht entwickelten Grundsätzen unterscheiden kann, so dass sich ein ungeprüfter Rückgriff auf Rechtsprechung zum UWG § 1 verbietet.

· Dass Begriff der 'guten Sitten' seine Bedeutung aus der europäischen Vorgabe der "anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" bezieht, ist eine elementare Erkenntnis für die Auslegung des MarkenG § 2 und hat die Rechtsprechung des BGH, die mit der Entscheidung erstmals nachhaltig deutlich wurde, geprägt. Die richtungsweisende Entscheidung, althergebrachten nationalen Sittlichkeitsvorstellungen nicht ohne weitere Prüfung Eingang in das europäisch motivierte Markenrecht zu verschaffen, ermöglichst erst eine homogene europaweite Rechtsanwendung bezüglich des Gemeinschafts- und Nationalmarkenrechts. Daher verdient die Rechtsauffassung des BGH, die teilweise unberechtigt in die Kritik gekommen ist, weil es de lege late ein vollharmonisiertes europäisches Lauterkeitsrecht nicht gibt, vollste Rückendeckung.

· Es wird angenommen, dass Namensführung nicht in lauterer Weise erfolgt - mit der Folge, daß die Grundsätze der Koexistenz i.S. des Rechts der Gleichnamigen nicht zur Anwendung werden können bei sog. 'Strohmannfirmen' und wenn die Herbeiführung einer Verwechslung beabsichtigt war. Der Fall der Rufausbeutung wird im MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3 geprüft, da die Rufausbeutung "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" erfolgen müßte. (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96 - 'BIG PACK' abgedruckt in: GRUR 1999, 992 = WPR 1999, 931 ), ist aber auch hier zu nennen.

·

· BGH: Hinweis auf das "original Meißner Dekor" in der Produktbeschreibung "elegante Porzellan-Serie ŽIndisch BlauŽ mit dem original Meißner Dekor von 1740" = Ausnutzung des guten Rufs, des - nach § 4 Nr. 2 MarkenG erworbenen - Markenrechts an dem Wortzeichen "Meissen" für Porzellanwaren, sowie der als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Wort-/Bildmarke für "Porzellanprodukte aller Art" (BGH, Urteil vom 18. Oktober 2001 - I ZR 22/99 - 'Meißner Dekor' abgedruckt in: WRP 2002, 532 );

· BGH: Die blickfangmäßige Herausstellung eines Zeichens mit beschreibenden engl.-sprachigen Hinweis auf die Größe einer Verpackung in der Werbung kann schon deshalb den Sittenverstoß nicht begründen, weil nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch die besondere werbemäßige Herausstellung beschreibender Angaben, insbesondere auch preisbildender Faktoren, den anständigen und üblichen Gepflogenheiten im Handel entspricht (BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96 - 'BIG PACK' abgedruckt in: GRUR 1999, 992 = WPR 1999, 931 ).

· Bei der Prüfung der Frage, ob eine Markenbenutzung im Rahmen von § 23 Nr. 3 MarkenG gegen die guten Sitten verstößt, ist das Verletzungsgericht nicht aus Rechtsgründen daran gehindert, über die tatsächlichen Grundlagen durch Erholen eines Meinungsforschungsgutachtens Beweis zu erheben. (OLG Nürnberg, Urteil vom 08. Januar 2002 - 3 U 2895/99 - 'demoskopisches Gutachten' ).